IP case law Court of Justice

Judgment of 3 Sep 2009, C-498/07 (Aceites del Sur-Coosur - La Espa)



AUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 16 de mayo de 2013 (*)

«Tasación de costas»

En el asunto C-498/07 P-DEP,

que tiene por objeto una demanda de tasación de las costas recuperables, con arreglo al artículo 145 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, presentada el 6 de agosto de 2012,

Deoleo, S.A., con domicilio social en San Sebastián, representada por el Sr. M. Fernández de Béthencourt, abogado,

parte demandante,

contra

Aceites del Sur-Coosur, S.A., con domicilio social en Vilches (Jaén), representada por el Sr. R. Jiménez Díaz, abogado,

parte demandada,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano (Ponente), Presidente de Sala, y la Sra. M. Berger y los Sres. A. Borg Barthet, E. Levits y J.-J. Kasel, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Wathelet;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

oído el Abogado General;

dicta el siguiente

Auto

1        El 26 de abril de 1996, Aceites del Sur, S.A. (más tarde transformada en Aceites del Sur-Coosur, S.A.; en lo sucesivo, «Aceites del Sur»), que es una empresa española productora de aceites vegetales, presentó, al amparo del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 11), una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), a fin de obtener el registro de la marca figurativa «La Española» respecto a determinados productos, entre los que se incluían los «aceites y grasas comestibles».

2        El 23 de febrero de 1999, la empresa Aceites Carbonell [más tarde transformada en Koipe Corporación, S.L. (en lo sucesivo, «Koipe»), y posteriormente en Deoleo, S.A. (en lo sucesivo, «Deoleo»)], formuló oposición contra la mencionada solicitud, invocando la existencia de un riesgo de confusión entre la marca cuyo registro solicitaba Aceites del Sur y la marca figurativa anterior «Carbonell», de la que aquélla era titular.

3        Mediante la resolución nº 2084/2000, de 21 de septiembre de 2000, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición de Koipe, basándose en que los signos en conflicto producían una impresión visual globalmente diferente y carecían por completo de elementos similares desde un punto de vista fonético, así como en la debilidad del vínculo conceptual ligado a la naturaleza y al origen agrícola de los productos, lo que excluía todo riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

4        El 19 de enero de 2001, Koipe interpuso ante la OAMI un recurso contra la resolución desestimatoria de la División de Oposición. La Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó dicho recurso mediante resolución de 11 de mayo de 2004 (asunto R 1109/2000-4) (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la cual confirmó en lo sustancial que la impresión visual producida por los signos en conflicto era globalmente diferente y que, por consiguiente, no existía riesgo de confusión entre los mismos.

5        El 31 de agosto de 2004, Koipe interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas dirigido a obtener la anulación de la resolución impugnada. Para fundamentar su recurso, Koipe sostuvo, entre otros extremos, que la OAMI no había tenido en cuenta ni el hecho de que las marcas en conflicto eran globalmente similares a primera vista –lo que podía crear una confusión en el mercado– ni el hecho de que el producto objeto de la solicitud de registro, a saber, el aceite de oliva, era idéntico al producto designado por la marca anterior Carbonell.

6        Mediante sentencia de 12 de septiembre de 2007, Koipe/OAMI – Aceites del Sur (La Española) (T-363/04, Rec. p. II-3355), el Tribunal de Primera Instancia estimó el recurso interpuesto por Koipe y modificó la resolución impugnada en el sentido de que debía darse curso favorable a la oposición formulada por dicha sociedad.

7        En particular, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 103 de la citada sentencia, que «el conjunto de los elementos comunes a las dos marcas en conflicto produce una impresión visual global de gran similitud, ya que la marca La Española reproduce con enorme precisión lo esencial del mensaje y la impresión visual transmitida por la marca Carbonell». En los apartados 104 y 105 de la misma sentencia, el Tribunal de Primera Instancia dedujo de ello que esa impresión global similar en el plano figurativo entrañaba para el consumidor un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto y que tal riesgo de confusión no resultaba atenuado por la existencia de un elemento denominativo diferente, habida cuenta del muy escaso carácter distintivo de un elemento denominativo que hace referencia al origen geográfico del producto.

8        El 12 de noviembre de 2007, Aceites del Sur interpuso recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia Koipe/OAMI – Aceites del Sur (La Española), antes citada.

9        Mediante sentencia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe (C-498/07 P, Rec. p. I-7371), el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de casación y condenó a Aceites del Sur a cargar con las costas correspondientes al recurso de casación.

10      Al no haber alcanzado Aceites del Sur y Koipe ningún acuerdo sobre la cuantía de las costas recuperables correspondientes a dicha instancia de casación, Koipe, en cuyos derechos se ha subrogado Deoleo, solicita al Tribunal de Justicia que fije tal importe.

 Alegaciones de las partes

11      Deoleo solicita al Tribunal de Justicia que fije en 41.590,51 euros el importe de las costas recuperables. Según ella, este importe corresponde a los gastos indispensables –concretamente honorarios de abogados y otros gastos– en que hubo de incurrir para su defensa ante el Tribunal de Justicia en el asunto que dio lugar a la sentencia Aceites del Sur-Coosur/Koipe, antes citada, correspondientes al período comprendido entre el momento en que se constituyó como parte recurrida y la fecha en que se celebró la vista en el mencionado asunto. El referido importe se puede desglosar del siguiente modo:

–        27.300 euros correspondientes a los honorarios profesionales de dirección letrada en dicho asunto del abogado Sr. Fernández de Béthencourt, relativos a 78 horas de trabajo calculadas sobre la base de un precio/hora medio de 350 euros, dedicadas al estudio del recurso de casación, a la redacción del escrito de contestación a éste, a la preparación de la vista y a la comparecencia ante el Tribunal de Justicia;

–        6.600 euros correspondientes a los honorarios profesionales del abogado Sr. Macias Bonilla, relativos a 44 horas de trabajo calculadas sobre la base de un precio/hora medio de 150 euros, dedicadas a la búsqueda de resoluciones de instancias europeas aplicables al caso, la recopilación y preparación de documentación y resoluciones a acompañar con la contestación al recurso de casación, así como la redacción y envío de las distintas comunicaciones dirigidas al Tribunal de Justicia;

–        6.102 euros correspondientes al impuesto sobre el valor añadido (en lo sucesivo, «IVA») relativo a los honorarios profesionales de los dos abogados mencionados;

–        1.588,51 euros correspondientes a los gastos de desplazamiento y alojamiento en Luxemburgo del Sr. Fernández de Béthencourt, a fin de participar en la vista que se celebró ante el Tribunal de Justicia el 14 de octubre de 2008.

12      Para fundamentar su demanda, Deoleo alega que, habida cuenta del volumen del trabajo de sus abogados y de la importancia del asunto tanto desde el punto de vista del Derecho de la Unión como de su incidencia práctica sobre los intereses de la propia Deoleo, el importe reclamado de 41.590,51 euros es razonable y está plenamente justificado.

13      Por lo que respecta, en primer lugar, a la importancia del asunto desde el punto de vista del Derecho de la Unión, Deoleo sostiene, en particular, que la sentencia Aceites del Sur-Coosur/Koipe, antes citada, aporta precisiones importantes en cuanto a los criterios de apreciación del riesgo de confusión entre dos marcas.

14      Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la importancia práctica del asunto para Deoleo, esta sociedad alega que, a raíz de la citada sentencia del Tribunal de Justicia, Aceites del Sur no pudo registrar la marca «La Española» en la OAMI. Además, basándose en esa misma sentencia, la Oficina Española de Patentes y Marcas comenzó a estimar las oposiciones formuladas por Deoleo contra las solicitudes de registro de signos distintivos nacionales españoles «La Española» presentadas por Aceites del Sur.

15      Aceites del Sur sostiene que la demanda de tasación de costas por un importe como el que reclama Deoleo carece de fundamento.

16      A este respecto, Aceites del Sur alega, por una parte, que Deoleo no reclama el reembolso de los «gastos indispensables», en el sentido de las disposiciones del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, sino más bien el de los honorarios profesionales que dicha sociedad pactó libremente con sus abogados.

17      Por otra parte, en lo que atañe a la importancia práctica del asunto, Aceites del Sur afirma que éste no tuvo incidencia alguna en sus intereses económicos ni en la posibilidad de dicha sociedad de continuar registrando en la OAMI nuevas marcas comunitarias con el nombre «La Española».

18      A este respecto, Aceites del Sur solicita al Tribunal de Justicia que aplique los criterios de los Baremos Orientadores del Colegio de Abogados de Madrid para calcular la cuantía de las costas recuperables, lo que supondría, según ella, fijar en 9.102,61 euros el importe de tales costas.

 Apreciación del Tribunal de Justicia

19      A tenor del artículo 144, letra b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable a los procedimientos que tienen por objeto un recurso de casación en virtud de la remisión que lleva a cabo el artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, se considerarán costas recuperables «los gastos indispensables efectuados por las partes a efectos del procedimiento, en especial los gastos de desplazamiento y estancia y la remuneración de agentes, asesores o abogados».

20      Dado que el Derecho de la Unión no contiene disposiciones equiparables a un arancel profesional o relativas al tiempo de trabajo necesario, el Tribunal de Justicia debe apreciar libremente los datos del asunto, teniendo en cuenta el objeto y la naturaleza del litigio, su importancia desde el punto de vista del Derecho de la Unión y su grado de dificultad, el volumen de trabajo que el proceso contencioso haya podido exigir a los agentes o abogados que intervinieron y los intereses económicos que el litigio representó para las partes (véase, en particular, el auto de 28 de febrero de 2013, Comisión/Marcuccio, C-432/08 P-DEP, apartado 23).

21      A la luz de estos elementos procede determinar el importe de las costas recuperables en el caso de autos en concepto de honorarios de abogado.

22      En primer lugar, en cuanto al objeto y la naturaleza del litigio, es importante recordar que el Tribunal de Justicia ha conocido de este litigio en el marco de un recurso de casación. Pues bien, tal procedimiento se limita, por su propia naturaleza, a las cuestiones de Derecho y, por tanto, no tiene como objeto la comprobación de hechos. Además, con anterioridad al recurso de casación, el litigio nacido de la oposición formulada por Koipe ya había dado lugar a un examen sucesivo por la División de Oposición de la OAMI, por la Cuarta Sala de Recurso de ésta y por el Tribunal de Primera Instancia.

23      En segundo lugar, por lo que se refiere a la importancia del litigio desde el punto de vista del Derecho de la Unión y de la dificultad de las cuestiones examinadas en el marco del recurso de casación, cabe observar que Aceites del Sur invocó en éste dos motivos de casación, dándose la circunstancia de que ni el primero de ellos ni la primera parte del segundo suscitaban cuestiones de Derecho complejas.

24      En cambio, el examen de la segunda parte del segundo motivo de casación versaba sobre una cuestión más compleja, que estribaba en verificar si el Tribunal de Primera Instancia había incurrido en el error de Derecho consistente en apreciar la existencia de riesgo de confusión entre dos marcas atribuyendo una importancia decisiva a sus elementos figurativos. Se trataba de verificar, en lo sustancial, si el Tribunal de Primera Instancia había pasado por alto la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual, en caso de riesgo de confusión entre marcas compuestas, procede llevar a cabo una comparación examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto, en lugar de limitarse a considerar únicamente un componente de una marca compuesta y a compararlo con otra marca (véanse el auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, Rec. p. I-3657, apartado 32, así como las sentencias de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, apartado 29, y de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 41).

25      En tercer lugar, en cuanto a los intereses económicos afectados, consta en autos que, habida cuenta de la importancia comercial de las marcas en cuestión, Koipe tenía un verdadero interés en obtener que se confirmara en casación la sentencia del Tribunal de Primera Instancia Koipe/OAMI – Aceites del Sur (La Española), antes citada, que anuló la resolución impugnada mediante la que la OAMI había desestimado su oposición al registro de la marca «La Española».

26      En cuarto lugar, por lo que respecta al volumen de trabajo desarrollado por los abogados de Koipe, procede observar que Deoleo incluyó en el cálculo del importe de las costas recuperables los honorarios profesionales correspondientes a las horas de trabajo de los dos abogados.

27      A este respecto, procede recordar que, si bien tan sólo es recuperable, en principio, la retribución de un único agente, asesor o abogado, cabe la posibilidad de que, en función de las características específicas de cada asunto, y especialmente de la complejidad del mismo, la retribución de varios abogados pueda considerarse comprendida en el concepto de «gastos indispensables» del artículo 144, letra b), del Reglamento de Procedimiento (auto de 3 de septiembre de 2009, Industrias Químicas del Vallés/Comisión, C-326/05 P-DEP, apartado 47 y jurisprudencia citada).

28      De lo anterior se deduce que, a la hora de fijar el importe de las costas recuperables, debe tenerse en cuenta el número total de horas de trabajo que puedan considerarse objetivamente indispensables a efectos del procedimiento, con independencia del número de abogados entre los que se haya distribuido el trabajo de que se trate (autos de 11 de enero de 2008, CEF City Electrical Factors y CEF Holdings/Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch y Technische Unie, C-105/04 P-DEP y C-113/04 P-DEP, apartado 42, así como Industrias Químicas del Vallés/Comisión, antes citado, apartado 48).

29      A este respecto, procede hacer constar que ni las 86 horas de trabajo que los abogados de Koipe dedicaron a preparar el escrito de contestación ni las 32 horas consagradas a preparar la vista resultan «indispensables […] a efectos del procedimiento» en el sentido del artículo 144, letra b), del Reglamento de Procedimiento. En efecto, conviene recordar, en primer lugar, que la redacción del escrito de contestación supuso el examen de un número limitado de cuestiones de Derecho. En segundo lugar, es importante considerar que el abogado que Koipe designó con carácter principal tenía ya un profundo conocimiento del asunto por haber representado a esta sociedad en el procedimiento en primera instancia, lo que debió ciertamente facilitarle la tarea en el marco del recurso de casación.

30      Por otro lado, es preciso recordar que el juez de la Unión no es competente para tasar los honorarios que las partes deben pagar a sus propios abogados, sino para determinar hasta qué límite máximo puede exigirse el reembolso de tales remuneraciones a la parte condenada en costas (véanse, en particular, los autos de 10 de septiembre de 2009, C.A.S./Comisión, C-204/07 P-DEP, apartado 13, y de 7 de junio de 2012, France Télévisions/TF1, C-451/10 P-DEP, apartado 19).

31      A tal efecto, según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, éste no está obligado a tener en cuenta un baremo nacional que fije los honorarios de los abogados, contrariamente a lo que defiende Aceites del Sur (véanse los autos de 9 de enero de 2008, Pucci/El Corte Inglés, C-104/05 P-DEP, apartado 11, y de 19 de mayo de 2011, BSH/Royal Appliance International, C-448/09 P-DEP, apartado 17).

32      En lo que atañe, por último, al IVA correspondiente a los honorarios de los abogados de Deoleo, es importante poner de relieve que esta sociedad, en tanto que empresa comercial, está sujeta al IVA y, en consecuencia, tiene derecho a recuperar el IVA soportado con ocasión del pago de los honorarios de sus abogados, de modo que el correspondiente importe no debe tenerse en cuenta a efectos del cálculo de las costas recuperables (véase el auto de 12 de septiembre de 2012, Klosterbrauerei Weissenohe/Torresan, C-5/10 P-DEP, apartado 30).

33      Habida cuenta de todo lo anterior, resulta apropiado fijar en 20.000 euros la cuantía de los honorarios de abogados recuperables.

34      En cuanto a los gastos distintos de los honorarios de abogados, Deoleo reclama una cantidad de 1.588,51 euros en concepto de gastos de desplazamiento y alojamiento en Luxemburgo en que incurrió su abogado para participar en la vista ante el Tribunal de Justicia. El mencionado importe, que viene acompañado de los documentos acreditativos requeridos y que no ha sido impugnado por Aceites del Sur, no resulta desproporcionado.

35      Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, una justa valoración de las costas recuperables lleva a fijar su importe total en 21.588,51 euros.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) resuelve:

Fijar en 21.588,51 euros el importe total de las costas que Aceites del Sur-Coosur, S.A., debe reembolsar a Deoleo, S.A.

Firmas

* Lengua de procedimiento: español.



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